外观设计专利权与著作权冲突案再审胜诉!

时隔三年后，再审判决撤销一审和二审判决，从而维持决定！

本人在原复审委工作期间做出第20813号无效决定，决定认定“碎纸机(HC0802)”外观设计专利与请求人的在先著作权构成权利冲突，宣告专利权全部无效。2017年底最高人民法院做出行政裁定书，指令北京高院再审。

一、案件信息

案由	外观设计专利权无效行政纠纷
当事人	再审申请人（一审第三人、二审上诉人）：斯特普尔斯公司（Staples Inc.）
	被申请人（一审原告、二审被上诉人）：罗世凯，茂新五金制品（深圳）有限公司总经理
	一审被告：中华人民共和国国家知识产权局
无效决定号	第20813号
决定作出时间	2013年4月
一审案号	（2013）一中知行初字第3306号
二审案号	（2016）京行终2901号
再审申请案号	（2017）最高法行申8622号
再审审理案号	（2018）京行再6号
一审裁判结果	一、撤销专利复审委员会作出的第20813号决定； 二、专利复审委员会重新作出审查决定。
二审裁判结果	驳回上诉，维持原判
再审裁定结果	指令北京市高级人民法院再审本案； 再审期间，中止原判决的执行。
再审裁判结果	一、撤销本院（2016）京行终2901号行政判决及北京市第一中级人民法院（2013）一中知行初字第3306号行政判决； 二、驳回罗世凯的诉讼请求。
涉案法条	《专利法》（2000）第二十三条，第四十五条

 

 小注：本案斯特普尔斯公司（Staples Inc.）曾经是全球最大的办公用品零售商。随着经济数字化程度的提高，以及信息消费和传播方式的改变，该公司受电子商务的冲击，在2017年6月，以69亿美元的价格出售给私募基金 Sycamore Partners。

 

二、无效案件焦点和认定

焦点1: 证据认定，涉及邮件证据、证人证言、证据链的形成。

焦点2：本案专利权是否与在先著作权构成权利冲突。

针对涉案专利，专利侵权案件被告之一的铁志公司和本案请求人在2010年至2011分别共提出过6次无效请求，本无效案的关键证据——邮件的部分内容在在先无效案件中曾经提交过，但本案完善了邮件证据的取证形式和内容，而且结合其它证据的证据链的构成与以往也不相同。

本无效案的请求人美国斯特普尔斯公司共提交27份证据，总计约500页。证据类型包括邮件、证人证言、企业工商登记信息、侵权案件起诉状等等。所有证据共同用来证明无效理由的成立，即涉案专利权与请求人的在先著作权相冲突。口头审理时，三位证人出庭作证。第20813号决定采信了24份证据，综合考虑16份证据中的事实以及证人出庭证言得出权利冲突成立的结论，认为涉案专利权不符合专利法第23条的规定。

三、行政二审案件焦点和认定

焦点1: 证据认定。

焦点2：请求人的主体资格。

二审庭审中，被上诉人（专利权人）对请求人的主体资格提出异议，并提交在侵权诉讼中的证据证明上诉人（请求人）在2012年11月20日将涉案主张的著作权转让给了铁志公司，上诉人承认转让的事实。而在本无效案的口头审理（2012年12月20日）前后以及一审行政诉讼中，双方当事人均未提及过此事。由此二审程序中除了证据认定的焦点问题外，又引出请求人的主体资格是否适格的问题。

二审判决书认为，请求人主体资格应当限定为权利人或者利害关系人，在口头审理中请求人未提交铁志公司同意其继续进行无效宣告请求的证据，无论基于斯特普尔斯公司主张的涉案著作权已经转让的事实，或是该公司提交的证据前后矛盾的情形，均不足以证明斯特普尔斯公司为权利人或利害关系人，故斯特普尔斯公司提出的无效请求和上诉理由均缺乏事实和法律依据。

四、再审申请案件焦点和认定

焦点1: 以外观设计专利权与他人在先取得的合法权利相冲突为由提起无效宣告请求的请求人资格问题。

焦点2：无效宣告行政程序启动时符合资格条件的请求人是否因有关诉讼标的的法律关系发生变化而丧失资格。

焦点3：二审判决关于斯特普尔斯公司并非涉案作品著作权人或者利害关系人的事实认定是否正确。

（2017）最高法行申8622号裁定书吸收了专利复审委员会代理人的答辩意见，并从被规范的客体本质、立法目的以及法律秩序效果等方面分析，认为对第45条的字面含义予以限缩解释是法理之必然。提炼裁定书主要观点如下。

首先，请求人主体资格问题与无效理由本质属性密切相关。

据以主张无效的理由可以分为两类，一是专利授权实质条件的无效理由，二是有关外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由。

第一类无效理由属于专利无效的绝对理由，任何人均可主张。第二类无效理由具有特殊的属性，权利冲突直接影响的仅仅是在先合法权益，与公共利益无涉。而且在实践操作层面上，证明权利相冲突的证据通常只有在先权利的权利人或者利害关系人才能掌握，他人难以获知。

因此，关于外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由属于相对无效理由，主张该无效理由的请求人主体资格受到相对无效理由本质属性的天然限制。

其次，关于专利法第二十三条有关权利冲突规定的立法目的本身即为维护在先权利，自应由权利人或者利害关系人提出该无效主张。

专利法实施细则从证据条件的角度规定了以权利冲突为由提出的无效宣告请求的受理条件，从操作层面实质上限制了以权利冲突为由提出的无效宣告的请求人资格，即是在实践层面对上述立法目的的贯彻实施。

最后，如果任何人均可主张外观设计专利权与他人在先合法权利冲突的无效理由，可能会在法律秩序上造成不良效果。

比如他人以与在先合法权利冲突为由提出无效宣告请求，不可避免地会造成违背在先权利人意志。

五、再审审判案件焦点和认定

焦点: 涉案专利权是否违反专利法第二十三条，即专利权与他人在先取得的合法权利相冲突。

• 邮件证据的真实性

斯特普尔斯公司在无效程序中提交的证据6、证据14是对电子邮件的公证书。专利权人罗世凯对其真实性有异议，认为电子邮件存在伪造的情形，但对此没有提交证据。一审法院认为证据14的电子邮件中提及有“……8片碎纸机的设计图，……规格维持与C0805型碎纸机相同，……”，该型号C0805与罗世凯的0805专利的型号相同，而0805专利的申请日为2008年12月10日，该电子邮件的生成时间显示为2007年11月2日，其显示在一年多以后才出现的机器型号存在明显矛盾。故一审法院对该证据的真实性不予认可。

再审判决书认为，本案中没有证据证明该C0805型碎纸机与罗世凯的0805专利的型号具有对应性，并且没有证据证明该C0805型碎纸机的型号客观上最早出现于2008年12月10日。因此，一审法院对证据14的认定理由存在逻辑错误。

第20813号决定认定邮件真实性的一个重要原因在于证据14中包括多份与Sunrise 公司TheresaLiu进行业务洽商的往来邮件。而Sunrise公司的法定代表人罗贤俐与罗世凯为姐弟关系，共同从事碎纸机研发、生产、销售。从举证能力出发，若存在伪造邮件的情况，罗世凯有能力提交证据予以证明。

因此再审判决书认定，在没有证据证明无效宣告证据6、证据14存在造假的情况下，涉及对多个公司、多位个人发送的电子邮件能够体现电子邮件的稳定性，故对无效宣告证据6、证据14客观真实性应当予以认可。

• 权利冲突成立

在先著作权与涉案专利是否构成权利冲突包括三方面的内容：在先合法有效著作权的存在，专利权人能够接触到作品，涉案专利与在先作品相同或者实质相同。

根据证据6、证据14以及其他证据的内容可知，创科公司的设计师于2007年12月14日完成C2型号碎纸机设计作品，斯特普尔斯公司与2011年9月7日通过受让方式从创科公司取得C2型号碎纸机设计作品的著作权。

 

小结：

在审查判断以公证书形式固定的电子邮件等相关电子证据的真实性与证明力时，应综合考虑相关公证书的制作过程、该电子邮件的形成过程、电子邮件的自身内容等因素，结合案件其他证据，对其真实性和证明力作出判断。

在审查证据的基础上，如果确信现有证据能够证明待证事实的存在具有高度可能性，对方当事人对相应证据的质疑或者提供的反证不足以实质削弱相关证据的证明力，不能影响相关证据的证明力达到高度盖然性的证明标准的，应该认定待证事实存在。

 

杨凤云律师曾任国家知识产权局原专利复审委员会外观二处副处长。在机械发明领域和外观设计领域拥有丰富的专利实审、复审、无效案件审查经验。

执业领域：专利、著作权、商业秘密、反不正当竞争和反垄断